专利权转让合同审查清单16个风险点需注意

专利权转让合同审查清单个风险点需注意专利权转让合16同是技术转让合同中的一种类型，即专利权人将现有特定专利权转让给受让方，受让方支付价款技术转让包括但不限于专利权转让，应将技术转让合同与相关合同类型进行辨析本文囊括专利权转让合同16项起草审查要点，涉及辨析使用技术转让合同与联营合同、技术许可合同，查询转让权利是否存在权属争议，应当对拟转让专利权进行尽职调查供您参考宏观-合同类型风险点辨析使用技术转让合同与联营合同当事人可以技术入股的方式，订立联营合同

1.依据《技术合同司法解释》第22条第3款规定，当事人以技术入股方式订立联风险才苗述营合同，但技术入股人不参与联营体的经营管理，并且以保底条款形式约定联营体或者联营对方支付其技术价款或者使用费的，视为技术转让合同风险点注意技术转让合同与买卖、承揽、委托合同的混合实务中，转让方可能同时会向受让方提供设备、物资，提供相关服务，此时相当于风险描述技术转让合同混合了其他类型合同风险点辨析使用技术秘密转让合同与技术秘密许可合同

2.由于技术秘密不是物权也不是准物权，因此“技术秘密的转让”难以定性，实务中所使用的合同类型也有一些混乱本课程建议（假设甲拥有技术秘密，双方签订合同允许乙使用）

（1）甲自己也要继续使用，此时应叫作“技术秘密许可合同”或“技术许可合同”；风险描述

（2）甲自己无权继续使用，此时应叫作“技术秘密转让合同”或“技术转让合同”

3.技术秘密转让/许可合同条款中都必须尽可能的明确甲是否有权再许可他人乙是否可以再许可他人；申请专利的权利及相关知识产权的归属；违约使用技术秘密的违约资任风险点辨析使用技术转让和技术许可合同

1.除了技术秘密的转让与许可存在模糊之外，其他专利权、计算机软件著作权等，转让与许可都是性质明显不同的两个类型，转让是准物权的转让，类似于完全买断，许可则不L认…5是选择哪种交易是商业决策问题风险描述

2.如被许可方想“买断”但不确定，可考虑“许可+转让选择权”的合同类型的组合签署技术许可类合同，同时约定，被许可方在一定条件、期限内有权以约定的价格要求受让该技术如使用技术作为出资方式，应同时注意出资协议与技术转让合同的风险点起草审查要点11’1*

1.技术出资指技术所有权出资，技术的特定权能能否作为出资方式存在争•议，如专利技术的专利申请权、专利使用权本课程建议尽量不要直接以某项特定权能直接出资，确有需要的可考虑风险描述变通方式出资，具体可参考《合同起草审查指南公司卷》

2.除一般的技术转让内容外，建议约定1出资协议解除、目标公司未设立，则技术转让合同不生效或解除2根据出资时间的不同，在公司成立前缴付出资的，由技术所有人与其余全体出资人签iT-khv-IC/壬cb必i/X司l-h TiT一-/七头*七彳木宏观-合同主体风险点确认转让方是权利主体

111.对于专利权、专利申请权、有登记的计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权、风险描述植物新品种权，可以向相关部门、网站查询权利人

2.对丁•不存在登记公示的技术秘密，只能通过适当调研手段来保证转让方确实掌握该丁而力士*竹口左人同步以1小心西•台匕壬|1田二方士士*正工m铺甘H日片风险点查询转让权利是否存在权属争议111即使是转让方确实是官方登记的权利人，也可以适当检索，看是否存在隐含的权利争议，风险描述仞叶nlffi名4古木戏里袖智而在个人2不一加1右必方.于小柏¥士休夫示同音一宏观-合同标的风险点应当对拟转让专利权进行尽职调查

1.专利权主体

2.专利权本身的法律状态是否处于无效宣告程序、行政诉讼程序中，是否存在专利权属纠纷或仲裁风险描述

3.专利权在先使用情况包括是否存在在先许可、是否存在质押

4.专利权保护期限剩余保护期限越短，专利权价值越低资料延伸相关知识点知识产权“尽职调查”简介宏观-合同程序风险点应向国务院专利行政部门办理登记，专利权/专利申请权的转让自登记之日起生效风险描述专利权/专利申请权转让的登记程序对于受让人来说是很重要的，类似丁♦“物权变更登记”，合同中应该对转让方办理或配合办理相关程序作出明确要求，一般会将登记程序作为风险点注意技术进出口的批准和登记程序

1.技术进出口的法律规定主要是《技术进出口管理条例》

2.以出口为例，分为禁止出口的技术、限制出口的技术和自由出口的技术应注意:风险才苗述1禁止出口的技术不允许出口2限制出口的技术需要审批、获得许可证后才能出口，合同才能生效3自由出口的技术需经登记，但是登记不影响合同效力资料延伸相关知识点技术进出口与相关合同程序中观-合同形式风险点应采取规范的书面形式风险点建议将转让登记文件作为合同附件一并签署风险建议受让方考虑在签署专利转让合同时将涉及专利转让登记的相关文件作为合同附件一并准描述备或签署风险点如为复杂技术转让，可考虑采取主交易合同+配套合同+附件”的形式因为技术转让时常常需要转让方向受让方供应设备、原材料，提供后续技术服务等，因此配套合同可能包括承揽定作合同、原材料采购合同、技术服务合同风险点考虑“用于登记的简单合同+详细的技术转让合同”的形式

11.用于登记的简单合同中约定专利权转让的关键条款，双方另外签署一份更加详细的技术转让合同

2.注意两份合同关键条款应保持•致，建议在详细版的技术转让合同中明确约定微观-合同条款风险点专利权无效处理相关条款山《专利法》第47条可知，专利权无效时，专利权转让合同并非无效或可解除，双方应对此问题进行适当处理

1.如果在合同签订前，专利权已经存在相关争议或诉讼，应暂停交易或在合同中约定以专利权获得维持为先决条件

2.合同中可以对专利权无效进行适当约定，包括风险才苗述1专利权转让登记前一般可约定，登记前被宣告无效的，受让方有权解除合同，要求退还全部费用2专利转让登记后可以对转让费用退还作出约定，退还费用的比例可以与专利权被宣告无效的时间时间越早，退还费用越高3转让人恶意的界定可以考虑将转让方未披虢已知的可能影响专利权效力的纠纷、权利冲突作为转让人恶意的表现风险点专利申请权转让合同的特殊条款

1.专利申请权转让合同的特殊性是专利申请权很可能被驳回，受让方无法获得专利权

2.合同中处理措施风险描述1对于转让登记之前的专利申请被驳回、被视为撤网，可约定作为解除合同条件，并要求退还全部费用2对于转让登记之后的专利申请被驳回，•般有不退还和部分退还两种模式合同中也可以约定，受让方取得专利权之后再支付后期费用，未取得专利权则无需支付后期费用。